和纵——应对337秘籍

    今年年初，美国爱普生波特兰有限公司等3家公司向美国国际贸易委员会（ITC）提交申请，认为向美国出口和在美国销售的墨盒侵犯了申请人的专利权，要求进行“337调查”，要求美国国际贸易委员会发布普遍排除令或针对被申请公司发布永久排除令，停止这些公司和所有相关公司在美国境内与侵权产品有关的进口、销售、分销、营销等行为。国内打印耗材巨头——纳思达、格力磁电均在被申请调查的范围之内。如果国内耗材企业不积极应诉，将有可能给中国打印机耗材产业带来毁灭性的打击。

    中国企业频繁遭遇“337调查”，虽然目前还不知道这个案件的结果是怎样的，我们希望中国企业能够在国外的市场上处于不败之地。此时，我们的脑海里浮现出过去r很多案例，中美电池企业专利权的官司,我们也仍然记忆犹新。

    2004年10月4日，美国国际贸易委员会(ITC)就关于无汞碱锰电池专利侵权调查(337电池调查案)正式公布最终裁定，认定原告劲量公司美国专利号5464709号专利(简称709专利)因不具备确定性而无效，从而终止了美国ITC对337电池调查案的调查，这是中国企业首起成功破解美国337调查案件。

    硝烟燃起

    美国劲量控股公司和EVEREADY电池公司向美国国际贸易委员会(ITC)提交申请，对中国、日本、中国香港、印尼等25个国家和地区生产无汞碱电池和零件的企业展开“337调查”，其中涉及我国内地的企业共有7家。2003年5月28日立案，包括中国内地和香港企业在内的24家企业被列为应诉方，被列名的中国内地和香港企业包括中银(宁波)电池有限公司、福建南平南孚电池有限公司、广州虎头电池集团有限公司、宁波豹王电池有限公司、四川长虹电器股份有限公司、浙江三特电池有限公司、广东正龙股份有限公司等中国内地7家和香港金力实业有限公司、香港高力电池实业有限公司等2家。

    积极应对

    美国方面的调查公告发布以后，中国电池工业协会迅速动员有关7家企业召开行业会议商讨对策，中国数十家不在调查名单上的电池企业也积极参与。

    2003年6月份，在中国电池工业协会的组织协调下，被列入调查名单的中国内地7家企业和香港2家企业均不会单独应诉，而由行业协会进行统一应诉，并动员和发动全行业的力量，组织行业内厦门三圈电池有限公司等9家有关企业参与应诉，组成18家企业联合应诉团队，共同聘请了著名的美国霍金豪森律师事务所作为本次应诉的代理律师，于同年6月向美方提交应诉材料。

    应诉的15个月期间，中国电池工业协会组织了电池行业技术专家与教授组成应诉专家工作组配合应诉，与代理律师和中国应诉企业进行艰苦抗辩、调查取证、质询、辩论和复议。

    2004年6月2日，美国ITC初裁认定，中国9家电池企业生产的无汞碱性电池已构成对美国劲量集团的专利侵权。6月9日，14家中国电池企业和中国电池工业协会负责人在上海磋商，9家中国电池企业联合上诉，要求ITC对初裁结果进行全面复审。经过艰苦的对簿公堂，10月4日，ITC正式宣布美劲量集团拥有的无汞碱性电池专利属无效专利，中国9家应诉电池企业赢得了终裁。

    胜诉法宝

    这次能打赢官司首先在于中国政府的高度重视,中国商务部、中国机电产品进出口商会和中国电池工业协会共同主持了电池企业的应诉。他们果断决策、集体应诉，并精心选择律师事务所来代理应诉。应诉美国337碱锰电池调查案件过程中，中国电池工业协会探索了一条“企业为主、行业牵头、商会配合、政府支持、选好律师”的应诉工作模式，充分发挥了企业为主体，行业协会的组织协调作用，动员和组织全行业的力量联合应诉，为我国如何积极应对国外各类非关税壁垒提供了可借鉴的经验。

    这样的案子只是众多涉及到337调查的案子之一，也是为数很少的胜诉的案子之一。

    中国企业败诉的很大部分原因是由于中国企业不应诉，中国企业不应诉的原因在于法律意识淡漠、调查程序烦琐、律师费用高（约200万美元）。的确，面对337调查，国内企业也有自己的难言之隐：如果企业自行应诉的话，将要面对繁琐的调查程序和支付几十万甚至数百万美元不等的巨额律师费用。这些都是国内企业目前比较犯怵的。而根据美国“337条款”调查程序，如果在规定时间内中国企业不予应诉或选择沉默，那么就会认定为侵权。

    律师点评

    出口企业应对措施

    北京市智正律师事务所律师张译文

    美国的“337条款”就其实质来说是一种贸易壁垒——知识产权壁垒，如何更好地应对，是我国出口企业应密切关注的问题。

    首先，企业应加强技术创新能力，这是直面337调查解决知识产权纠纷的根本途径。如果企业没有技术创新能力，出路也就只有要么付出专利使用费的代价，要么付出被控侵权的处罚或者赔偿的代价。

    其次，企业在生产开发产品之前就要作好相关权利检索，避免侵权。仅仅是技术自主还不能完全回避面临侵权的风险。企业在开发一个产品时，还要进行相关权利的检索，以确保自己所生产开发的产品没有侵犯他人的知识产权。尤其是以OEM、ODM方式出口的外贸企业，应注意下单的外商是否拥有该产品的商标、专利、著作权等权利的证明文件。若外商既非权利人又无适当的授权证明文件，则应考虑法律风险，应在合同中订立任何有关侵犯知识产权的情况都应由该外商负责并赔偿己方损失的条款。

    第三，要建立自己的强有力的知识产权保护网。企业应该积极申请专利，包括在美国申请，从而在专利方面更好地保护自己。利用337条款保护自己产品的市场份额是美国公司常用的一种商业策略，但并不是美国公司的“专利”，中国企业一样可以运用。只要中国企业在美国拥有专利，一样可以利用337条款阻止其他国家公司的产品进入美国市场，甚至还包括在美国本土以外的美国公司。

    第四，一旦涉案，要积极及时应诉。企业面临337调查不应诉的原因往往基于两点：一是担心败诉；二是高昂的律师费用。针对第一点，据美国国际贸易委员会统计数据表明，1999年至2003年期间，在337调查案件中，有50％是双方私下解决的，20％是外国企业无违反的，14％是美国企业自行撤销控诉，只有16％是侵犯美国企业的知识产权。针对第二点，国内各家企业可以在行业协会协调下抱团应诉来分摊费用。事实上，美国对中国企业发起的337调查之所以呈上升趋势，也正是因为该程序动辄上百万的律师费调查费使很多中国企业面临调查不去应诉，这样做的结果将会越发鼓励美国企业启动这个程序打击中国的竞争对手。

    电池行业“企业为主、行业牵头、商会配合、政府支持、选好律师”的应诉工作模式，为我国如何积极应对国外各类非关税壁垒提供了可借鉴的经验

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