“上岛”咖啡商标战

　　“上岛”咖啡在全国已开800多家门店，加上由上岛衍生出来的子品牌，上岛体系已在中国大陆拥有超过3000家店面，无形资产在5个亿以上。

　　北京高院近日一纸终审判决，将“上岛”逼向绝境，800余家加盟店面临被“摘牌”危险，上海上岛咖啡公司（简称“上海上岛”）和杭州上岛咖啡公司（简称“杭州上岛”）之争有了最终说法。

　　隐患是如何埋下的

　　1968年，陈文敏在台湾创建“台湾上岛咖啡”店。1986年，陈文敏向台湾“智慧财产局”注册“上岛及图”商标（“上岛”二字构成一个完整的图案）。

　　1997年7月，“海南上岛农业开发有限公司”成立，台商游昌胜任董事长、陈文敏任总经理，凑合了8个股东在海南开了第一家上岛咖啡厅。

　　据游昌胜介绍，公司筹备期间，为建立企业标识，总经理陈文敏提供了上岛及图形共三份图样，供投资股东们选择，经大家商议，最终选定其中一张图样作为本公司经营商标。因咖啡店手续尚在办理当中，决定先以投资人之一魏胜森在天津已有公司广泰国际工贸有限公司名义注册。陈文敏说，广泰公司注册商标一事他事先并不知情。

　　1997年7月，广泰公司就“上岛及图”商标（即争议商标）向国家商标局提出注册申请，该商标于1998年9月核准注册于第30类“咖啡、咖啡饮料、可可产品、茶糖”等商品，就此埋下地雷。

　　1999年5月，广泰公司将“上岛及图”商标转让给海南上岛公司。

　　2000年，因各种纠纷不断，8个股东觉得这样下去也不是一个办法，就决定分道扬镳。上岛董事会决定由8个股东分区开发经营。7月，海南上岛公司又召开董事会，议题包括公司总部转移至上海、上岛咖啡商标注册转让事宜。同日签署的“上岛咖啡注册商标转移协议”载明：“原海南上岛公司登记注册的商标，在上海公司注册完毕之后，无条件地转移至上海公司。”陈文敏签字同意。

　　上海上岛向杭州上岛发难

　　陈文敏与人合资组建杭州上岛，陈文敏与杭州上岛签订许可协议，许可杭州上岛独占使用“上岛图案”美术作品。杭州上岛很快就发展到100多家。

　　因为原海南上岛公司股东在其他地区没有打开局面，只剩下上海上岛和杭州上岛两家公司分庭抗礼，上海上岛向全国市场拓展。

　　2003年4月，上海上岛去杭州举报陈文敏商标侵权。杭州市工商局很快作出处罚决定，认定杭州上岛未经“上岛及图”商标专用权人上海上岛的授权许可而生产、销售咖啡产品，责令其停止侵权、没收侵权产品及包装，杭州市工商局同时查封了杭州上岛的一批门店。上海上岛还在杭州、宁波等几家法院告杭州上岛侵犯其商标权。到这里，原本是合作伙伴的陈文敏与上海上岛结下了宿怨。

　　陈文敏、杭州上岛公司于2003年4月以“上岛及图”商标注册行为侵犯陈文敏的著作权为由，向商标评审委员会提出撤销“上岛及图”注册商标申请。

　　2003年8月，上海上岛向商评委提交答辩，认为陈文敏参与了争议商标注册的全过程，该商标的注册不侵犯陈文敏的著作权：“陈文敏所提证据材料是一份过期的商标注册证，且出自台湾。陈文敏不能依据《伯尔尼公约》享受我国法律保护。根据陈文敏提供的有效台胞证件显示，其是台湾籍无业人员，而非正常来大陆的经商人员，在我国境内亦无经常居所，不能依据《伯尔尼公约》享受我国公民待遇。”

　　杭州上岛在上海反击无果

　　2003年9月，杭州上岛和陈文敏向上海市第二中级人民法院提起了诉讼，认为上海上岛将“上岛图案“作为商标使用，侵犯了陈文敏的著作权和杭州上岛对陈文敏美术作品的独占使用权。

　　上海二中院判决认定，陈文敏完全了解“上岛图案”美术作品已被用于30类商品商标注册，也同意将相关注册商标转让给上海上岛。虽然工商注册材料未显示陈文敏系海南上岛公司的股东，但陈文敏作为该公司的总经理，对自己在任期间公司所发生的、与自己有重大利益关系的有关商标注册、转让的重大事项推托不知，不合常理。根据现有证据，不足以认定上海上岛使用注册商标以及“上岛图案”美术作品的行为侵犯了陈文敏的著作权及杭州上岛对“上岛图案”美术作品的使用权。

　　陈文敏不服该判决，提起上诉。后在二审过程中陈文敏又申请撤诉。二中院判决书生效。

　　商评委撤销了“上岛”商标

　　2004年7月，商评委不买上海二中院生效判决书的帐，撤销了”上岛”咖啡商标：

　　陈文敏在先创用的“上岛及图”标识的图案设计具有一定的独创性，应当视为受我国著作权法保护的作品，陈文敏对该作品享有的著作权受著作权法保护。根据著作权法规定，著作权的许可使用属于要式法律行为，使用他人作品应当经过著作权人明确许可，并同著作权人订立许可使用合同。上海上岛称陈文敏知晓本案争议商标的注册过程，但未提交“上岛及图”商标原始注册人广泰公司与著作人陈文敏订立的著作权许可使用合同，或者陈文敏明确许可广泰公司将其作品“上岛及图”图案申请商标注册的书面授权文件，或者其他能够证明陈文敏授权注册的证据。鉴于没有证据表明陈文敏明确许可广泰公司将其享有著作权的“上岛及图”图案申请商标注册，可以认定广泰公司是在未经授权的情况下，擅自将陈文敏在先享有著作权的“上岛及图”标识图案申请商标注册，其行为侵犯了陈文敏享有的在先权利。撤销广泰公司注册的“上岛及图”商标。

　　同时出现了两种截然不同的裁决结果，究竟该听谁的？

　　北京一中院撤销商评委裁定

　　上海上岛向北京第一中级法院就撤消注册商标提出起诉。

　　紧接着，北京一中院判决认定：

　　虽然著作权法规定使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同，但不能由此得出，没有订立书面合同，就否定许可法律关系的存在。陈文敏在争议商标提出注册申请之前，已经与内地企业约定成立海口上岛咖啡店，可以推定其有在合作投资的企业使用“上岛”商标的意思表示。虽然上海上岛公司提供的证据不能证明广泰公司申请注册争议商标的行为得到了陈文敏的书面形式的同意，但是，广泰公司于海南上岛公司成立之后将该商标转让给海南上岛公司，海南上岛公司授权他人使用争议商标，在上海上岛公司成立之后，又将该商标无条件转让给上海上岛公司，陈文敏作为海南上岛公司的总经理、董事会议的参加者以及商标转让的受益者，其不仅知晓争议商标的转让事实，而且积极促成了争议商标的使用和转让，由此可以证明争议商标的注册得到了陈文敏的认可，没有损害陈文敏享有的在先权利。对于商标使用行为的认可，必然意味着对于之前的商标注册行为的追认。

　　判决：撤销商评委裁定书，“上岛及图”商标继续有效。

　　北京高院维持商评委裁定

　　商评委、杭州上岛和陈文敏均不服北京一中院一审判决，上诉至北京高级法院。商评委上诉理由是：陈文敏在参与海南上岛公司经营期间没有对争议商标的注册问题提出争议，并不意味着其对广泰公司的注册行为的追认。已经生效的法律文书并非合理的，如果有充分证据证明生效裁判中认定的事实有误，理应予以纠正。

　　北京高院跳过了上海上岛和杭州上岛喋喋不休的争论，而将目光直接投向了“上岛及图”商标注册伊始，广泰公司是否事先征得了著作权所有人陈文敏的许可？北京市高院认为，现有证据表明，广泰公司申请注册争议商标时没有征得陈文敏许可，侵犯了陈文敏的著作权，其行为具有违法性。上海上岛公司以陈文敏违反诚实信用原则、禁止反悔为由进行抗辩，不予支持。终审判决：撤消北京一中院判决；维持商评委裁定书。

　　教训和出路

　　“上岛”咖啡要想复活，只有一条路，求和谈判，陈文敏说，生意场上没有永远的朋友也没有永远的敌人。

　　800家上岛连锁店就此摘牌了吗？还不。除了被撤销的30类“上岛文字及图形”商品商标，海南上岛公司于1998年11月又以相同的文字和图形组合申请注册“上岛文字及图形”第42类服务商标，申请文书上都是游昌胜签的名，此商标目前归上海上岛所有。

　　陈文敏、杭州上岛已经以“上岛及图”42类服务商标注册行为侵犯陈文敏的著作权为由，也向商评委提出撤销“上岛及图”42类注册商标申请。商评委之所以迟迟没有做出裁定，是因为目前两家公司冲突激烈，要等法院对“上岛及图”30类注册商标的最终裁决，行政裁决服从法律裁决。陈文敏的代理人出言很硬：“北京高院的终审判决是一个样板工程，‘上岛及图’42类注册服务商标100%也会被撤销，因为两个商标的注册背景是完全一样的！”

　　于大江律师认为，陈文敏在先注册了“上岛”，“上岛”在台湾是默默无闻的，是游昌胜打造了大陆“上岛”今天800家门店的辉煌。两家的争斗，背后是巨大的商业利益，每家加盟店加盟费、装修费、购置咖啡豆等，利润约在30-40万元，800家就是3亿多。原来两家和睦相处，相安无事。在“上岛”成功运作过程中，有一个隐患被忽略，那就是陈文敏当初口头答应注册商标时，没有让他以书面的形式加以明晰。随着中国法制的健全和国际商业交流的频繁，品牌问题最终要提上日程表，游昌胜为此付出的学费是昂贵的。

　　煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。两个台湾商人的不规范操作，给国家造成讼累，给自己造成损失，教训是惨痛的。干戈意味着两败俱伤，玉帛意味着太平祥和。

　　此案例已被收入美国哈佛大学商战教材。（来源：经济参考报）

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